La nullité de la marque « La Mafia se sienta a la mesa » et la consécration de l'ordre public européen comme motif absolu de refus en droit des marques de l'Union : huit ans après l'arrêt du Tribunal de l'UE, la transformation effective de l'enseigne espagnole

La chaîne de restauration espagnole « La Mafia se sienta a la mesa » (« La Mafia se met à table »), fondée à Saragosse en 2000 et exploitant plus de 80 établissements de spécialités italo-méditerranéennes en Espagne, change officiellement de nom pour devenir « La Famiglia », transformation des enseignes débutant en mai 2026. Cette mutation constitue l'épilogue d'une procédure ouverte en 2015 lorsque la République italienne avait saisi l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d'une demande en nullité visant la marque figurative communautaire n° 5 510 921, déposée en 2006 par la société La Honorable Hermandad puis transférée à La Mafia Franchises SL. L'EUIPO avait fait droit à la demande italienne en estimant que la marque, associant le terme « Mafia », un fond noir et une rose rouge évoquant l'esthétique du « Parrain » de Francis Ford Coppola, promouvait de manière manifeste une organisation criminelle et en banalisait les activités. Le Tribunal de l'Union européenne a confirmé cette analyse par un arrêt du 15 mars 2018 (T-1/17, La Mafia Franchises c. EUIPO). Plus récemment, l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), saisi par les autorités italiennes, a prononcé la nullité du registre national correspondant, parachevant ainsi l'éviction du signe litigieux des registres de propriété industrielle. Cette affaire illustre la portée de l'ordre public et des bonnes mœurs comme motif absolu de refus en droit européen des marques.

Le fondement juridique : l'ordre public et les bonnes mœurs comme motif absolu de refus

Le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, qui a codifié le règlement (CE) n° 207/2009 (lui-même successeur du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 applicable au moment du dépôt litigieux), prévoit à son article 7, paragraphe 1, sous f), que sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ». L'article 59, paragraphe 1, sous a), du même règlement permet de prononcer la nullité d'une marque enregistrée en violation de cette interdiction. Ce motif se distingue des autres motifs absolus tels que l'absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, sous b)) ou le caractère déceptif (article 7, paragraphe 1, sous g)). En droit français, l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, reprend une formulation analogue. La cohérence transversale de ces dispositions traduit l'effet d'harmonisation maximale recherché par le législateur européen.

La méthode d'appréciation dégagée par la jurisprudence du Tribunal de l'UE

Dans l'arrêt La Mafia Franchises (Trib. UE, 15 mars 2018, T-1/17), le Tribunal a précisé les critères d'appréciation de la contrariété à l'ordre public. L'examen s'effectue au regard de la perception du public pertinent dans l'Union, ou dans une partie de celle-ci, en se référant aux normes et valeurs essentielles partagées par la société européenne, en tenant compte du contexte historique, culturel et social. Le Tribunal a relevé que le terme « Mafia » désigne une organisation criminelle dont les activités constituent des atteintes graves aux valeurs fondamentales de l'Union, notamment celles consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (respect de la dignité humaine, État de droit). Il a jugé que l'association du nom de cette organisation aux idées de convivialité et de partage véhiculées par les services de restauration contribuait à la banalisation des atteintes graves portées par cette organisation, et était de nature à choquer ou offenser non seulement les victimes et leurs familles, mais également toute personne possédant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance. La Cour de justice avait, dans une perspective voisine, validé l'approche extensive de la notion de bonnes mœurs dans l'arrêt Constantin Film Produktion c. EUIPO (CJUE, 27 février 2020, C-240/18 P, marque « Fack Ju Göhte »), tout en exigeant une appréciation circonstanciée du contexte social et culturel.

L'articulation entre l'EUIPO, les juridictions de l'Union et les offices nationaux

L'EUIPO, agence décentralisée instituée à Alicante par le règlement (CE) n° 40/94 sous l'appellation initiale d'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) avant sa transformation par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015, dispose d'une compétence exclusive pour enregistrer et annuler les marques de l'Union européenne, lesquelles produisent leurs effets de manière uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union (principe d'unicité, article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001). Les décisions des chambres de recours de l'EUIPO sont susceptibles de recours devant le Tribunal de l'Union européenne (article 72 du règlement (UE) 2017/1001), puis sur pourvoi limité devant la Cour de justice, soumis depuis le règlement (UE, Euratom) 2019/629 du 17 avril 2019 à une procédure d'admission préalable. Parallèlement, les marques nationales relèvent de la compétence des offices nationaux. La cohérence du système repose sur la coopération entre l'EUIPO et les offices nationaux, organisée par les articles 151 et suivants du règlement (UE) 2017/1001 (réseau de coopération). En l'espèce, l'OEPM espagnol a, postérieurement à l'arrêt du Tribunal de 2018, prononcé la nullité du registre national à la demande des autorités italiennes, illustrant la perméabilité des deux niveaux d'analyse, sans pour autant que la décision européenne emporte automatiquement nullité des marques nationales correspondantes.

Les enjeux institutionnels : un ordre public européen substantiel en construction

Cette affaire participe à la définition d'un ordre public européen substantiel en matière de propriété industrielle. Plusieurs décisions illustrent cette dynamique. Dans l'affaire PAKI Logistics (Trib. UE, 5 octobre 2011, T-526/09), la marque verbale « PAKI » avait été refusée pour son caractère discriminatoire. La Cour de justice, dans l'arrêt Couture Tech c. OHMI (CJUE, 20 septembre 2011, C-51/10 P, blason soviétique), avait validé le refus d'enregistrement d'un signe évoquant un régime totalitaire. La doctrine européenne tend ainsi à intégrer dans l'ordre public, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous f), les valeurs énoncées à l'article 2 du TUE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la dignité humaine (article 1er) et l'interdiction de la discrimination (article 21). Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation du droit de l'Union, perceptible également dans la jurisprudence relative à la conditionnalité de l'État de droit (CJUE, gr. ch., 16 février 2022, Hongrie c. Parlement et Conseil, C-156/21 ; Pologne c. Parlement et Conseil, C-157/21). Le droit des marques, longtemps cantonné à une dimension économique, devient ainsi un vecteur d'expression des valeurs fondamentales de l'Union, sous l'arbitrage du juge.

Enjeux pour les concours

Le candidat retiendra le cadre normatif applicable : règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, dont l'article 7, paragraphe 1, sous f) énonce le motif absolu de refus tiré de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et l'article 59, paragraphe 1, sous a) prévoit la nullité corrélative. La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, harmonise le droit des marques à l'échelle nationale (article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle). La jurisprudence de référence comprend l'arrêt La Mafia Franchises c. EUIPO (Trib. UE, 15 mars 2018, T-1/17), l'arrêt Constantin Film Produktion (CJUE, 27 février 2020, C-240/18 P, « Fack Ju Göhte ») et l'arrêt Couture Tech (CJUE, 20 septembre 2011, C-51/10 P). L'articulation institutionnelle entre l'EUIPO (agence décentralisée siégeant à Alicante), le Tribunal de l'UE et les offices nationaux (OEPM, INPI) constitue un point de passage des épreuves de droit de l'Union européenne et de droit administratif. Enfin, l'inscription du droit des marques dans une logique d'ordre public européen substantiel, articulé avec les valeurs de l'article 2 du TUE et la Charte des droits fondamentaux, marque l'extension du contrôle juridictionnel européen sur des domaines longtemps appréhendés sous le seul angle économique.